【华沛·视角】如何判断一项发明创造是否属于“职务发明”?
来源: | 文章作者:华沛德权 | 发布时间:2021-09-24 | 367 次浏览 | 分享到:
审查判断一项发明创造是否属于“职务发明”,专利申请权或者专利权是否属于单位所有,最为关键点是根据单位主张的职务发明创造类型是“执行本单位的任务所完成”还是“利用单位的技术资源完成”?前者要重点审查发明创造内容是否与发明人在该单位从事的工作任务有关。这里的“有关”如何理解和判断主要指发明创造内容与发明人在职时所从事的科学研究项目或技术开发课题直接相关或者是其合理的延续。


01

经典案例


裁判要旨


1、根据威浦实信公司主张的职务发明创造类型,本案中审查判断涉案专利发明创造是否为职务发明创造,主要是判断涉案专利发明创造是否与周天香在威浦实信公司从事的工作任务有关,这里的“有关”可以是与周天香在威浦实信公司任职时所具体从事的科学研究项目或技术开发课题直接相关或者是其合理的延续。


2、根据相关法律规定,具体判断涉案专利权的归属时,应考虑以下两个问题:


(1)涉案专利发明创造是否系周天香在离开威浦实信公司一年内作出的。在案证据显示,周天香于2015年6月3日与威浦实信公司签署了《解除劳动关系证明书》,而涉案专利申请日为2015年12月10日,两者相距不足一年。因此可认定涉案发明创造系周天香在离开威浦实信公司一年内作出的。


(2)涉案专利涉及的内容是否与周天香在威浦实信公司从事的工作任务有关。综合在案证据,能够证实涉案专利所涉及的“通球扫线系统的球站”是威浦实信公司于2009年至2012年所着力研发的技术领域,而周天香作为研发部技术总监参与了上述研发工作。此外,将涉案专利内容与威浦实信公司提交的《管汇图纸汇总》以及发球站加工图纸进行比对,能够证实两者在技术上密切相关。故可认定涉案专利与周天香在威浦实信公司从事的工作任务直接相关。


3、综上,法院认定涉案专利属于周天香执行威浦实信公司工作任务所完成的发明创造。威浦实信公司主张涉案专利的专利权归其所有,于法有据,予以支持。


经典案例


1、威浦实信公司成立于1996年,是国内唯一拥有全部自主知识产权的全套调合工艺技术的服务企业。周天香自2006年至2015年任职于威浦实信公司,担任技术总监,主要从事产品研发工作,参与多项核心技术研发工作,主要包括“球扫线、收发球站”等相关产品的研发。


2、周天香于威浦实信公司任职期间就独资成立了驰通公司,并担任法定代表人。2015年6月3日,周天香从威浦实信公司离职,正式经营驰通公司,并从事与威浦实信公司相同的经营业务。


3、2015年12月10日,周天香作为发明人,以驰通公司的名义向国家知识产权局提出名称为“一种通球扫线系统的球站”的实用新型专利申请(以下简称涉案专利),申请日为2015年12月10日,授权公告日为2016年4月20日,发明人为周天香,专利权人为驰通公司,该专利目前处于有效状态。


4、威浦实信公司认为,涉案专利为周天香在威浦实信公司任职期间“执行本单位的任务所完成的发明创造”,属于职务发明创造,其专利权应归威浦实信公司所有。故威浦实信公司起诉至人民法院,请求判令涉案专利的专利权归威浦实信公司所有。


5、人民法院一审判决,名称为“一种通球扫线系统的球站”(即涉案专利)的发明创造应认定为职务发明创造,其专利权属于威浦实信公司。


实务经验总结


1、职务发明创造主要有两种类型


根据《专利法》第6条,职务发明创造主要包括两个类型:一是发明人和设计人在执行本单位的任务所完成的发明创造;二是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。


(1)根据《专利法实施细则》相关规定,所谓“执行本单位的任务”为以下情形之一:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。


本案中,威浦实信公司主张的类型属于“执行本单位的任务所完成的发明创造”,后经人民法院查明,涉案专利内容与周天香在威浦实信公司从事的工作任务直接相关,故判定涉案专利属于周天香执行威浦实信公司工作任务所完成的发明创造,涉案专利的专利权属于威浦实信公司所有。


(2)根据《专利法实施细则》相关规定,所谓“主要是利用本单位物质技术条件”是指利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。但是,对于利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明,单位与发明人或者设计人有约定的,从约定。这里需要说明的是,对于不是执行本单位的任务,而是发明人或设计人自己完成的发明创造,如果其主要是利用本单位的物质技术条件实现的,也就是说,本单位物质技术条件应当是完成发明创造所不可缺少的,这种情况同样属于职务发明。对于少量的利用或者对发明创造的完成没有实质帮助的利用,可以不考虑。


例如,最高人民法院在审理阎某等专利权权属纠纷二审中认为,利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。本案中阎某系鲁樽公司的工作人员,亦自认涉案专利系其利用鲁樽公司的物质技术条件完成研发。鉴于阎某与鲁樽公司之间没有就申请专利的权利和专利权的归属作出约定,故涉案专利应认定为职务发明创造,专利权属于鲁樽公司。


2、如何根据单位主张的职务发明创造类型来确定需要审查的具体内容?


(1)如果单位主张的类型属于“执行本单位的工作任务所完成的发明创造”,则需重点审查发明人在该单位的工作任务以及发明创造与工作任务之间的关联性。


(2)如果单位主张的类型属于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”,则无需审查发明人的工作任务,而是审查发明人完成发明创造是否利用了该单位的物质技术条件。


(3)如果单位对于同一项发明创造既主张属于“执行本单位的工作任务所完成的发明创造”,又主张属于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”,那么首先需要审查发明人的工作任务以及发明创造与工作任务之间的关联性,如果可以认定属于“执行本单位的工作任务所完成的发明创造”的情形,则无需继续审查发明创造的完成是否“主要是利用本单位的物质技术条件”;但是,如果无法认定是否属于“执行本单位的工作任务所完成的发明创造”的情形,则需继续审查发明创造的完成是否“主要是利用本单位的物质技术条件”。



02

法律依据


《专利法》


 第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。


该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。


利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。


《中华人民共和国专利法实施细则》


第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。


专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。